一、問題的提出

　　自2009年5月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于 審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》[1](下稱《馳名商標(biāo)司法解釋》)第 十一條規(guī)定：

　　被告使用的注冊商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標(biāo)，但被告的注冊商標(biāo)有下列情形之一的，人民法院對原告的請求不予支持：

　　(一)已經(jīng)超過商標(biāo)法第四十一條第二款規(guī)定[2] 的請求撤銷期限的;

　　(二)被告提出注冊申請時，原告的商標(biāo)并不 馳名的。

　　實踐中，有這樣一個案例：A公司的奶粉商標(biāo)X 在B公司2002年1月申請注冊同樣的X商標(biāo)(用于飲 料、水)前，就已經(jīng)在中國具有極高的知名度。B公 司的X商標(biāo)在2003年8月獲準(zhǔn)注冊。雖然B公司的X商標(biāo)已經(jīng)注冊超過5年，但是A公司以B公司2002年申請注冊X商標(biāo)具有搭便車的惡意為由，于2017年主張依據(jù)上述《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條的規(guī)定，請求法院禁止B公司在飲料和水上使用該X注冊商標(biāo)。那么，A公司的請求是否可以得到法院的支持呢?如何理解上述司法解釋第十一條規(guī)定?本文分析如下。

　　二、《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條對已有規(guī)則的突破

　　根據(jù)最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭負責(zé)人在答記者 問中的解釋，出臺這個規(guī)定的背景是：對于兩個注冊 商標(biāo)之間的沖突，2008年3月實施的《最高人民法院 關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事 糾紛案件若干問題的規(guī)定》曾規(guī)定，原告以他人使 用在核定商品上的注冊商標(biāo)與其在先的注冊商標(biāo)相同 或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴 訟法第一百一十一條第(三)項的規(guī)定，告知原告 向有關(guān)行政主管機關(guān)申請解決。[3]——如果按照這個 解釋的精神，即便一個注冊商標(biāo)涉嫌侵犯在先的馳 名商標(biāo)的權(quán)利，但是在該注冊商標(biāo)被商標(biāo)行政主管 機關(guān)撤銷前，原則上法院也是無法判令商標(biāo)權(quán)人停 止對該商標(biāo)的使用的。這樣的話，對于構(gòu)成侵犯他 人在先馳名商標(biāo)權(quán)利的是一個在后注冊商標(biāo)權(quán)利人的情況下，馳名商標(biāo)所有人就無法依據(jù)《商標(biāo)法》 第十三條對馳名商標(biāo)保護的規(guī)定，及時有效地保護 其權(quán)利，而只能通過行政程序先撤銷或無效該注冊 商標(biāo)后，才可以通過侵權(quán)之訴禁止該注冊商標(biāo)的使 用。為此，這個司法解釋突破了以前的規(guī)則，給予 馳名商標(biāo)所有人直接禁止在后注冊商標(biāo)使用的民事 救濟。

　　筆者以為：這個規(guī)定對于馳名商標(biāo)權(quán)利人的 好處無非是無須通過先行政撤銷程序后民事司法程 序的救濟路徑來制止在后注冊商標(biāo)的搶注和使用行 為;這個規(guī)定對于法院的意義在于在一個注冊商標(biāo) 尚未被撤銷的情況下，就可以直接判其侵犯馳名商 標(biāo)的權(quán)利并禁止其使用。這其實是一個對注冊商標(biāo) 保護的例外規(guī)定。

　　三、《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條“例外” 的適用條件

　　出于謹慎起見，上述司法解釋對適用這個例 外規(guī)定進行了兩個方面的限制，即規(guī)定了兩個適 用前提：

　　(1)在后注冊商標(biāo)申請注冊時，原告的未注冊 商標(biāo)必須已經(jīng)馳名——這應(yīng)該要由原告舉證“已經(jīng) 馳名”。

　　(2)尚未超出2001年《商標(biāo)法》第四十一條 第二款(現(xiàn)行商標(biāo)法第四十五條第一款)規(guī)定[4]的 請求撤銷該注冊商標(biāo)的期限——這應(yīng)該由被告舉證 “已經(jīng)超出”。

　　對于第一個前提，是好理解的，因為在被告提 出商標(biāo)的注冊申請時，原告的商標(biāo)尚未馳名，就不 能獲得禁止被告在后注冊商標(biāo)使用的特殊保護。

　　就第二個前提而言，筆者猜測該司法解釋的本 意似乎是：如果已經(jīng)超出“請求撤銷該注冊商標(biāo)的 期限”，那么，該注冊商標(biāo)已經(jīng)無法從程序上予以 撤銷，這時，法院就不能再直接判該注冊商標(biāo)侵犯 馳名商標(biāo)的權(quán)利而禁止其使用——但是，就這個規(guī) 定而言，仍有問題需要回答：

　　就這個規(guī)定而言，仍有問題需要回答：第一， 關(guān)于“已經(jīng)超出”請求撤銷該注冊商標(biāo)的期限，這 個“已經(jīng)超出”是指哪一個行為發(fā)生的時間點已經(jīng)超 出這個期限?恐怕較為符合該司法解釋本意的應(yīng)該是 馳名商標(biāo)權(quán)利人提起侵權(quán)之訴時已經(jīng)超出該撤銷期限 (超出在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊之日起五年)[5]，也就是說， 該司法解釋給予馳名商標(biāo)權(quán)利人這個特殊的民事救 濟，但原則上還是要求馳名商標(biāo)權(quán)利人在起訴時是 仍然有提起行政程序撤銷該注冊商標(biāo)的機會的—— 只不過現(xiàn)在他不需要通過行政救濟程序而可以直接 通過民事司法程序來實現(xiàn)救濟。但如果他連這樣的 機會或行政程序權(quán)利都喪失了，法院也就不應(yīng)該再 通過民事司法程序來提供保護——否則，兩個救濟 程序必然產(chǎn)生實質(zhì)上的沖突。

　　第二，緊接著的問題是：即便馳名商標(biāo)權(quán)利人 提起侵權(quán)之訴的時候已經(jīng)超出這個期限，但在商標(biāo) 注冊人搶注的是該馳名商標(biāo)的情況下，按照2001 年《商標(biāo)法》第四十一條第二款(現(xiàn)行商標(biāo)法第 四十五條第一款)規(guī)定，如果能證明注冊商標(biāo)權(quán)人 的申請注冊是具有“惡意”(而事實往往就是如 此)的話，是否可以不受這個期限的限制?這時， 法院是機械地適用該司法解釋第十一條第(一)項 例外的字面意思，以馳名商標(biāo)權(quán)利人提起侵權(quán)之訴 的時候已經(jīng)超出這個撤銷期限為由，不判令被告侵 權(quán)也不禁止被告使用該商標(biāo)，還是考慮到被告的注 冊具有惡意，而不受注冊商標(biāo)撤銷期限限制——實 際上原告仍然可以通過行政程序撤銷該注冊商標(biāo)， 所以仍然判令被告侵權(quán)并禁止被告使用該商標(biāo)呢?筆者以為，后一種做法更為合理，法院完全可以在 這個民事侵權(quán)程序中一并審理被告的注冊行為是否 具有惡意，然后做出相應(yīng)的判決。這樣，也更合乎 該司法解釋保護馳名商標(biāo)的本意和精神。

　　如果筆者的理解和解釋沒有問題的話，那么， 以“已經(jīng)超過2001年商標(biāo)法第四十一條第二款(現(xiàn) 行商標(biāo)法第四十五條第一款)規(guī)定的請求撤銷期限 的”為理由來限制最高院關(guān)于馳名商標(biāo)司法解釋第 十一條的適用，并沒有太大的實際價值。因為在原告已經(jīng)能夠證明自己的商標(biāo)在被告的商標(biāo)申請注冊 前已經(jīng)是馳名商標(biāo)的情況下，被告的注冊具有惡意 往往也是不言而喻的。

　　注 釋:

　　[1] 《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民 事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-62。2009年4月22日由最高人民法院審判委員會第1467次會議通過，自2009年5月1日起施行。

　　[2] 根據(jù)2001年商標(biāo)法第四十一條第2款(現(xiàn)行《商標(biāo) 法》第四十五條第1款)的規(guī)定，“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊之日起5年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請求商標(biāo)評審委員會裁定撤銷該注冊商標(biāo)。對惡意注冊的，不受5年的限制”。

　　[3] 就公布《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》最高 人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭負責(zé)人答記者問。2009-04-27?|? 來源：人民法院報，http://www.chinacourt.org/article/ detail/2009/04/id/355466.shtml。

　　[4] 根據(jù)2001年《商標(biāo)法》第四十一條第2款的規(guī)定，“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊之日起5年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請求商標(biāo)評審委員會裁定撤銷該注冊商標(biāo)。對惡意注冊的，不受5年的限制”。

　　[5] 關(guān)于這一條，有的法院在判決中提出了這樣的解釋：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定，原告請求被告停止使用注冊商標(biāo)，除非在這些商標(biāo)核準(zhǔn)注冊之日起五年內(nèi)原告提出了撤銷申請，否則原告應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政主管機關(guān)申請解決。參見：廣東省廣州市中級人民法院民事判決書(2011)穗中法民三初字第760號。

　　原創(chuàng)作者：張偉君

　　作者單位：同濟大學(xué)法學(xué)院

　　文章來源：中華商標(biāo)雜志，版權(quán)屬原作者所有，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。謝謝。