本文將從前言、商標(biāo)惡意搶注概述、應(yīng)對之道、結(jié)語四個部分展開論述。

　　一、前言

　　中央全面依法治國委員會第三次會議明確要求，要從立法、執(zhí)法、司法、守法各環(huán)節(jié)發(fā)力，全面提高依法防控、依法治理能力，為疫情防控工作提供有力法治保障。

　　據(jù)媒體報道，武漢新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，一些申請人將與新冠肺炎疫情相關(guān)的“火神山”“雷神山”(醫(yī)院名稱)、“張繼先”“李文亮”(醫(yī)生名字)、“瑞德西韋”“新冠”(藥物、病毒名稱)等相關(guān)標(biāo)志，進行了商標(biāo)注冊申請，引發(fā)全社會的熱議。

　　對此，國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局2月27日在官網(wǎng)發(fā)布《商標(biāo)局嚴(yán)厲打擊與疫情相關(guān)的惡意商標(biāo)注冊申請行為》進行回應(yīng)，全文如下：

　　為依法嚴(yán)厲打擊與疫情相關(guān)的惡意商標(biāo)注冊申請行為，商標(biāo)局加大對與疫情相關(guān)的、易產(chǎn)生不良影響的商標(biāo)注冊申請的管控力度，制定《疫情防控相關(guān)商標(biāo)審查指導(dǎo)意見》，明確與疫情相關(guān)人員姓名，含疫情病毒名、疾病名的相關(guān)標(biāo)志，疫情相關(guān)藥品標(biāo)志，防護產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)志，其他疫情相關(guān)標(biāo)志等的審查指導(dǎo)意見。

　　火神山醫(yī)院、雷神山醫(yī)院是武漢抗擊疫情前線醫(yī)院名稱，是疫情防控期間全社會輿論關(guān)注焦點，是全國人民團結(jié)一心，抗擊疫情的重要標(biāo)志之一?；鹕裆结t(yī)院、雷神山醫(yī)院以外的其他申請人將其作為商標(biāo)注冊易造成重大社會不良影響，因此，“火神山”“雷神山”商標(biāo)注冊申請依法應(yīng)予駁回。李文亮是武漢市中心醫(yī)院眼科醫(yī)生，因接診感染新冠肺炎不幸去世。將其姓名作為商標(biāo)使用或者注冊，易造成重大社會不良影響，因此，“李文亮”商標(biāo)注冊申請依法應(yīng)予駁回。

　　截至目前，商標(biāo)局已對“火神山”“雷神山”等近1000件與此次新冠肺炎疫情相關(guān)的商標(biāo)注冊申請實施管控。

　　另據(jù)報道，在當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門的介入下，通過約談申請注冊“李文亮”商標(biāo)的兩家公司的法定代表人，兩家公司已分別發(fā)布致歉公告，表示現(xiàn)在已經(jīng)深刻認識到自己的錯誤行為，對商標(biāo)全部申請了撤回，并將在以后的商業(yè)經(jīng)營、商標(biāo)申請中遵紀(jì)守法，希望能得到社會的諒解。相關(guān)主管部門表示將陸續(xù)對相關(guān)申請公司進行調(diào)查和立案處理，并依法進行行政處罰。

　　最新報道，國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局于3月4日發(fā)布《關(guān)于依法駁回“火神山”等63件與疫情相關(guān)具有不良影響商標(biāo)的公告》、3月5日發(fā)布《關(guān)于集中駁回“李文亮”等37件與疫情相關(guān)具有不良影響商標(biāo)的通告》，根據(jù)《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項的規(guī)定，分兩批集中駁回了“火神山”、“雷神山”、“鐘南山”、“吹哨人”、“方艙”、“李文亮”、“文亮之先”、“文亮醫(yī)生”等100件與疫情相關(guān)具有不良影響的商標(biāo)注冊申請，同時公告了各代理機構(gòu)的名單。

　　就本次與疫情相關(guān)的惡意商標(biāo)注冊申請行為，現(xiàn)筆者根據(jù)我國商標(biāo)法等法律的規(guī)定，結(jié)合自身的工作實踐，提出一些應(yīng)對之道，以求教于大家。

　　二、商標(biāo)惡意搶注概述

　　何為商標(biāo)惡意搶注?

　　上述與疫情相關(guān)的惡意商標(biāo)注冊申請，即我們通常所說的商標(biāo)惡意搶注。這也是商標(biāo)實務(wù)界當(dāng)前最關(guān)注的問題之一，去年我國《商標(biāo)法》的第四次修改，也主要涉及此問題。

　　我們知道，商標(biāo)是一種標(biāo)識，是經(jīng)營者使用在其提供的商品或服務(wù)上的、用于區(qū)分其他經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)的標(biāo)記。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第八條的規(guī)定，任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開的可視性標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊。

　　商標(biāo)惡意搶注有狹義和廣義之分，狹義的商標(biāo)惡意搶注是指搶注人為了謀取不正當(dāng)利益，通過不正當(dāng)手段搶先在相同或類似商品/服務(wù)上注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響力的商標(biāo)的行為。廣義的商標(biāo)惡意搶注則還包括將他人已為公眾熟知的商標(biāo)或馳名商標(biāo)在非類似商品/服務(wù)上搶先注冊、將他人的在先著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)等在先權(quán)利標(biāo)志作為商標(biāo)搶先注冊的行為。

　　但是，要在制度上區(qū)分惡意搶注和正當(dāng)注冊，并非易事。因此，一般將該行為統(tǒng)稱為商標(biāo)搶注行為，再根據(jù)個案中具體事實和當(dāng)事人的行為來進行綜合判斷。

　　為什么會有商標(biāo)惡意搶注?

　　商標(biāo)惡意搶注是一種典型的制度性投機行為，主要原因在于商標(biāo)注冊分類申請制度本身。因為按照國際通用的《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類尼斯協(xié)定》規(guī)定，商品和服務(wù)共劃分為45類(其中商品34類，服務(wù)11類)，對一個商標(biāo)權(quán)人而言，除非在45個類別的商品和服務(wù)上全部申請注冊，否則任何人都有可能將已經(jīng)注冊的商標(biāo)搶注在不同類別的商品和服務(wù)上。

　　其次，當(dāng)下商標(biāo)惡意搶注的成本十分低廉，申請一類商標(biāo)的規(guī)費只需300元。對于他人具有較高價值的商標(biāo)，搶注者們可通過很低的成本進行惡意注冊，其目的并非為了自行使用，而是為了“搭便車”，以從他人已經(jīng)創(chuàng)造的商標(biāo)價值中分一杯羹。

　　再次，商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一和審查員的主觀認定等因素，也使許多惡意搶注的商標(biāo)申請獲得了授權(quán)。

　　最后，商標(biāo)保護的地域性特點，使商標(biāo)跨國搶注也成為了必然。關(guān)于商標(biāo)的國際搶注問題，本文先不作討論。

　　常見的商標(biāo)惡意搶注行為有哪些?

　　經(jīng)初步梳理，常見的商標(biāo)惡意搶注行為包括：

　　(1)惡意攀附他人商譽、搶注較高知名度商標(biāo)的商標(biāo)申請，這是最典型的惡意搶注行為;

　　如據(jù)媒體報道，自然人林浩申請注冊的200多件商標(biāo)，與華為、微信等較高知名度的商標(biāo)高度近似，涵蓋相同及類似商品服務(wù)。

　　(2)惡意針對姓名、企業(yè)名稱、節(jié)目名稱、著作權(quán)、外觀專利權(quán)等他人在先權(quán)利的商標(biāo)申請;

　　如本次相關(guān)公司和個人對“李文亮”“張繼先”等醫(yī)生名字的惡意商標(biāo)注冊申請行為。

　　(3)惡意針對同一或不同企業(yè)的字號反復(fù)、連續(xù)的商標(biāo)申請;

　　如據(jù)媒體報道，自然人王樹本在多個類別商品上申請注冊了“美的公主”、“容聲家寶”等眾多與知名品牌相近的商標(biāo)，具有明顯的復(fù)制、抄襲他人高知名度商標(biāo)的故意，屬于具有主觀惡意大量注冊囤積商標(biāo)的行為，該商標(biāo)被商評委依法宣告無效。此后，該申請人又再次申請注冊完全相同的商標(biāo)。

　　(4)大量搶注通用名稱、縣級以下地名、行業(yè)術(shù)語等具有不正當(dāng)占用公共資源意圖的商標(biāo)申請;

　　如據(jù)媒體報道，海雋暢信息技術(shù)有限公司及相關(guān)利益共同體共申請注冊縣級以下行政區(qū)劃名稱商標(biāo)近5000件。

　　三、商標(biāo)惡意搶注的應(yīng)對之道

　　有道是“魔高一尺道高一丈”，針對日益猖獗的商標(biāo)惡意搶注行為，必須依法進行規(guī)制。現(xiàn)筆者結(jié)合工作實踐，梳理出以下應(yīng)對之道，供參考和討論：

　　及時修改法律，完善商標(biāo)審查和代理等制度

　　從立法源頭上對商標(biāo)惡意搶注行為進行規(guī)制，是最直接和最有效的。但修法需要具備一定的條件，履行一定的程序，具有滯后性。

　　但商標(biāo)審查、商標(biāo)評審和司法審判等部門，是可以結(jié)合工作實踐，適時完善相關(guān)商標(biāo)審查指南和司法文件，進行正確引導(dǎo)。同時，要對當(dāng)前混亂的商標(biāo)代理市場進行依法治理，如互聯(lián)網(wǎng)公司的低價代理等行為，探索建立一套符合我國國情的商標(biāo)代理制度。

　　關(guān)于此次與疫情相關(guān)的惡意商標(biāo)注冊申請，考慮依法予以駁回的規(guī)定主要包括：

　　(1)《商標(biāo)法》第四條：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回。

　　第十條：下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用：···(八)有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。

　　(2)國家市場監(jiān)管總局《規(guī)范商標(biāo)申請注冊行為若干規(guī)定》第八條：商標(biāo)注冊部門在判斷商標(biāo)注冊申請是否屬于違反商標(biāo)法第四條規(guī)定時，可以綜合考慮以下因素：

　　......(五)申請注冊的商標(biāo)與知名人物姓名、企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱或者其他商業(yè)標(biāo)識等相同或者近似的情況;

　　(3)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第五條：商標(biāo)標(biāo)志或者其構(gòu)成要素可能對我國社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負面影響的，人民法院可以認定其屬于商標(biāo)法第十條第一款第(八)項規(guī)定的“其他不良影響”。

　　將政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等領(lǐng)域公眾人物姓名等申請注冊為商標(biāo)，屬于前款所指的“其他不良影響”。

　　樹立商標(biāo)先行意識，自己掌握商標(biāo)注冊申請的主動權(quán)

　　踐行商標(biāo)品牌戰(zhàn)略，申請才是硬道理，特別是在實行商標(biāo)申請在先原則的我國。因此，為打造品牌，相關(guān)權(quán)利人可以將自己的企業(yè)字號、作品名稱、姓名等標(biāo)志，依法進行商標(biāo)注冊申請。如電影《戰(zhàn)狼》在上映前，導(dǎo)演吳京就以北京登峰國際文化傳播有限公司的名義申請了57件商標(biāo)。

　　但如何在45個類別及每一類別中選擇具體商品與服務(wù)并最終獲得商標(biāo)授權(quán)，學(xué)問是大大的，需要尋求專業(yè)人士和商標(biāo)代理機構(gòu)的幫助。

　　建立和完善各自的商標(biāo)監(jiān)控體系

　　商標(biāo)權(quán)利人特別是擁有眾多商標(biāo)的權(quán)利人，應(yīng)建立商標(biāo)檔案并對自己的注冊商標(biāo)進行實時監(jiān)控(也可委托專業(yè)商標(biāo)代理機構(gòu)進行)，在獲悉自己的注冊商標(biāo)被搶注時，及時向相關(guān)主管部門反映，請求依法進行監(jiān)管并予以駁回。

　　本次與疫情相關(guān)的惡意商標(biāo)注冊申請行為，是由社會輿情引起主管部門高度重視并進行監(jiān)管的。在通常時期，主要還得靠商標(biāo)權(quán)利人自己來監(jiān)控商標(biāo)惡意搶注。

　　依法申請商標(biāo)異議

　　《商標(biāo)法》第三十三條規(guī)定：對初步審定公告的商標(biāo)，自公告之日起三個月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認為違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，可以向商標(biāo)局提出異議。公告期滿無異議的，予以核準(zhǔn)注冊，發(fā)給商標(biāo)注冊證，并予公告。

　　因此，如果惡意搶注的商標(biāo)尚處于初審公告階段，商標(biāo)權(quán)利人可以自搶注商標(biāo)初審公告之日起三個月內(nèi)向商標(biāo)局提起異議申請，并提出相關(guān)的事實材料和法律依據(jù)。申請商標(biāo)異議的專業(yè)性比較強，建議委托專業(yè)的商標(biāo)代理機構(gòu)(含依法在商標(biāo)局備案的律師事務(wù)所)代理。

　　需要指出的是，商標(biāo)權(quán)利人在提起異議申請的同時也要考慮自己的商標(biāo)注冊申請，否則即使異議成功，自己仍無法獲得商標(biāo)專用權(quán)。

　　依法提出商標(biāo)無效宣告申請

　　《商標(biāo)法》第三十五條規(guī)定：對初步審定公告的商標(biāo)提出異議的，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)聽取異議人和被異議人陳述事實和理由，經(jīng)調(diào)查核實后，自公告期滿之日起十二個月內(nèi)做出是否準(zhǔn)予注冊的決定，并書面通知異議人和被異議人。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準(zhǔn)，可以延長六個月。

　　商標(biāo)局做出準(zhǔn)予注冊決定的，發(fā)給商標(biāo)注冊證，并予公告。異議人不服的，可以依照本法第四十四條、第四十五條的規(guī)定向商標(biāo)評審委員會請求宣告該注冊商標(biāo)無效。

　　第四十四條規(guī)定：已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效;其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。

　　第四十五條規(guī)定：已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。對惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時間限制。

　　因此，對于已核準(zhǔn)注冊未超過五年的搶注商標(biāo)(馳名商標(biāo)所有人不受五年時間限制)，權(quán)利人可以對該商標(biāo)向商標(biāo)評審委員會提出無效宣告申請，并提出相關(guān)的事實材料和法律依據(jù)。商標(biāo)無效宣告申請的專業(yè)性也比較強，屬于準(zhǔn)司法程序，建議委托專業(yè)的商標(biāo)律師等代理。權(quán)利人對商標(biāo)評審委員會的裁定不服，可在30日內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，并可以有二審和再審。

　　在提出商標(biāo)無效宣告申請的同時，也要考慮自己的商標(biāo)注冊申請，這樣比等待無效宣告申請成功時再去申請，更具有主動權(quán)。

　　依法請求人民法院依法不予保護

　　如果通過以上途徑，仍無法阻擋搶注人獲得商標(biāo)授權(quán)，權(quán)利人也不可氣餒，可以繼續(xù)在司法階段進行依法抗辯，必要時可以主動提起確認商標(biāo)不侵權(quán)訴訟。

　　在入選“2018年中國法院10大知識產(chǎn)權(quán)案件”的再審申請人優(yōu)衣庫商貿(mào)有限公司(簡稱優(yōu)衣庫公司)與被申請人廣州市指南針會展服務(wù)有限公司(簡稱指南針公司)、廣州中唯企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司(簡稱中唯公司)，一審被告優(yōu)衣庫商貿(mào)有限公司上海船廠路店(簡稱優(yōu)衣庫船廠路店)侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案(案號(2018)最高法民再394號)，

　　最高人民法院認為：誠實信用原則是一切市場活動參與者均應(yīng)遵循的基本準(zhǔn)則。民事訴訟活動同樣應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。···指南針公司、中唯公司以不正當(dāng)方式取得商標(biāo)權(quán)后，目標(biāo)明確指向優(yōu)衣庫公司等，意圖將該商標(biāo)高價轉(zhuǎn)讓，在未能成功轉(zhuǎn)讓該商標(biāo)后，又分別以優(yōu)衣庫公司、迅銷公司及其各自門店侵害該商標(biāo)專用權(quán)為由，以基本相同的事實提起系列訴訟，在每個案件中均以優(yōu)衣庫公司或迅銷公司及作為其門店的一家分公司作為共同被告起訴，利用優(yōu)衣庫公司或迅銷公司門店眾多的特點，形成全國范圍內(nèi)的批量訴訟，請求法院判令優(yōu)衣庫公司或迅銷公司及其眾多門店停止使用并索取賠償，主觀惡意明顯，其行為明顯違反誠實信用原則，對其借用司法資源以商標(biāo)權(quán)謀取不正當(dāng)利益之行為，法院依法不予保護;優(yōu)衣庫公司關(guān)于指南針公司、中唯公司惡意訴訟的抗辯成立，予以支持。

　　進行防御商標(biāo)注冊申請

　　通常經(jīng)營者只在自己實際經(jīng)營的商品或服務(wù)類別上申請商標(biāo)注冊。但為了應(yīng)對他人的惡意商標(biāo)搶注，也為了提前進行商標(biāo)布局，經(jīng)營者對于相關(guān)的商品或服務(wù)類別或未來有可能使用的類別，也要進行一定的防御注冊。這一點，大的公司一般做得比較好，如騰訊、阿里巴巴等，核心商標(biāo)都在45個類別進行了全面注冊。

　　但防御商標(biāo)的缺點也很明顯，因?qū)嶋H使用的可能性較低，導(dǎo)致連續(xù)三年未使用被他人申請“撤三”的風(fēng)險較高。因此，防御商標(biāo)注冊成功后，也要進行適當(dāng)?shù)氖褂?，必要時可進行循環(huán)注冊，即快滿三年時，再進行一次注冊申請。只是對于小公司來說，成本又是一個問題。而且，防御商標(biāo)是否屬于《商標(biāo)法》第四條規(guī)定的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”，也存在爭議。

　　協(xié)商回購搶注的商標(biāo)

　　該途徑雖說有助長惡意搶注威風(fēng)之嫌，不值得提倡。但在司法實踐中，因商標(biāo)授權(quán)確權(quán)程序復(fù)雜、周期長等種種原因，卻常成為權(quán)利人不得不面對的一種選擇。當(dāng)然，協(xié)商回購商標(biāo)，通過委托專業(yè)機構(gòu)和專業(yè)人士的介入，綜合運用民事、行政、刑事等手段，有時是可以取得意想不到的效果。

　　如據(jù)媒體報道，在2018年，武漢大學(xué)寧立志教授作為中國赴智利商標(biāo)維權(quán)代表團的法律顧問，經(jīng)過斗智斗勇，讓國外搶注者答應(yīng)將130多件商標(biāo)無償轉(zhuǎn)讓給中國相關(guān)玩具企業(yè)。

　　四、結(jié)語

　　綜上，筆者認為，只要存在商標(biāo)制度，商標(biāo)惡意搶注就不可避免。但俗話說“吃一塹長一智”，面對種種商標(biāo)惡意搶注行為，除了法律的不斷完善和加強行政、司法的雙重保護外，更需要權(quán)利人自己增強商標(biāo)品牌意識，明白“市場未動，商標(biāo)先行”的重要性，通過構(gòu)建完善的商標(biāo)管理和保護體系，以法治思維和手段來應(yīng)對一切挑戰(zhàn)，從而在激烈的市場競爭中不斷發(fā)展壯大自己的品牌!

　　原創(chuàng)作者：曹劍剛

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